Registar, Usar e Caducar

À semelhança do livro da autora Elizabeth Gilbert e do filme Comer, orar e amar, as marcas também compreendem três fases distintas:

1. Registar
2. Usar
3. Caducar

Registar

Para a efetiva proteção de uma marca em Portugal, União Europeia, ou outra jurisdição, é necessário registar a mesma junto dos respetivos Institutos.

Para que o registo de uma marca seja realizado com sucesso, concretamente, para que os pedidos de registo de marcas sejam concedidos, é necessário que os respetivos requerentes, empresas ou particulares, realizem as seguintes etapas:

– definir a marca a registar, incluindo o tipo (mista, nominativa ou outra);

– definir as classes de produtos ou serviços em que pretendem registar a marca;

– definir em que regiões pretendem registar a marca (Portugal, União Europeia ou outras);

– elaborar pesquisas em marcas, para verificar se existe alguma marca igual ou semelhante à marca a registar;

– apresentar o respetivo pedido de registo de marca;

– eventualmente, defender-se de oposições apresentadas por terceiros contra o pedido de registo; e

– divulgar a marca no mercado.

Usar

Durante o período de vigência de uma marca, os respetivos titulares devem:

– vigiar a marca, para evitar que sejam concedidas marcas iguais ou semelhantes;

– pagar as devidas renovações, as quais têm que ser pagas de 10 em 10 anos, contados a partir da data do pedido; e

– fazer um uso sério da marca registada.

As marcas registadas em Portugal e na União Europeia, após serem concedidas, têm que ser obrigatoriamente usadas, sob pena da declaração de caducidade das mesmas, através de um eventual pedido requerido por terceiros, junto do INPI ou do EUIPO.

A obrigatoriedade do uso das marcas, está devidamente estipulada em Portugal no CPI e na UE no Regulamento, tendo como objetivo:

– impedir que entidades ou pessoas menos sérias, apresentem registos ilícitos, com o objetivo da venda/ especulação das respetivas marcas registadas a terceiros, impedido os mesmos que terceiros usem essas marcas registadas. Esses registos ilícitos, podem ser, de alguma forma, comparados com o que acontece recorrentemente com vários registos de domínios da Internet que são apenas registados com o objetivo da venda/ especulação dos mesmos;

– permitir o registo uma marca igual ou semelhante a uma marca anterior, que não esteja a ser devidamente usada.  O aumento do número de marcas registadas contribui para a dificuldade da concessão dos respetivos registos de novas marcas. Deste modo, os pedidos de declaração de caducidade podem ser a solução para o registo de uma nova marca.

As marcas registadas deverão ser objeto de uso sério durante a vigência das mesmas, sob o risco de serem pedidas as suas caducidades, caso estas não sejam usadas durante 5 anos.

Como forma de salvaguardar que as marcas registadas caduquem por falta de uso sério das mesmas, é indispensável que os respetivos titulares tenham provas de uso, como é o caso entre outras de:

– faturas;

– rótulos;

– étiquetas;

– flyers.

Por outro lado, a falta de uso sério de uma marca pode comprometer uma oposição a um pedido de registo de marca igual ou semelhante, pois no decorrer do processo, a parte contrária, ou seja, o requerente do novo pedido de registo de marca, pode pedir provas do uso da marca registada nos últimos cinco anos.

Caducar

Sempre que se veja impossibilitado de registar uma determinada marca devido ao facto de já estar registada uma marca igual ou semelhante, que não esteja a ser usada, o requerente de uma marca pode apresentar junto do INPI ou da EUIPO, um pedido de declaração de caducidade de registo de marca.

Após o pedido de declaração de caducidade de registo de marca, o respetivo titular da marca registada tem o prazo de um mês para apresentar as devidas provas de uso da marca.

A prova do uso da marca tem que ser apresentada pelo respetivo titular ou o seu licenciado.

Deste modo, torna-se indispensável registar as marcas, assim como também torna-se obrigatório usar as marcas registadas, sob pena da caducidade das mesmas.

Num processo de pedido de registo de marca, não deve ser descartada a possibilidade de caducar uma determinada marca já registada, tendo como objetivo o registo de uma marca igual ou semelhante a uma outra marca anterior, que não esteja a ser devidamente usada.

Luís Caixinhas

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Tel. 91 606 38 64

Agente Oficial da Propriedade Industrial e Mandatário Europeu de Marcas e Desenhos ou Modelos na Inventa e Árbitro no Arbitrare.

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